Товарный знак в названии фирмы: что, если он чужой?

Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. Аналогично исключительное право на товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, также принадлежит его правообладателю, то есть лицу, на имя которого он зарегистрирован.

Вопрос соотношения прав на товарный знак и фирменное наименование в случае их совпадения формально урегулирован в законе только для случая использования товарного знака правообладателем в своем фирменном наименовании. При этом конфликтные ситуации в бизнесе возникают в случае, когда в фирменном наименовании компании используется чужой товарный знак.

Ответственность за незаконное использование чужого товарного знака установлена гражданским, административным и уголовным законодательством.

Гражданская ответственность

• возмещение убытков или выплата компенсации по выбору пострадавшего в размере до 5 миллионов рублей или в двукратном размере стоимости права или товара, на котором размещен товарный знак. При этом данные санкции в ближайшее время будут скорректированы на случай нескольких правообладателей, чьи права были нарушены использованием сходного обозначения – мы писали об этом.

Дополнительно:

• изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя этикеток, упаковок товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак;
• удаление товарного знака с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Административная ответственность за незаконное использование товарного знака влечет штраф до 200 тысяч рублей.

Уголовная ответственность наступает за неоднократное нарушение или в случае причинения крупного ущерба – здесь наказание может достигать 2 лет лишения свободы.

Также правообладатель товарного знака при обнаружении использования его в чужом фирменном наименовании вправе требовать переименования самого юридического лица, уничтожения документов с его названием, в том числе бланков, буклетов и т.п., а также при использовании товарного знака в доменном имени – блокировки сайта.

Подтверждением законного использования товарного знака является лицензионный договор (подлежит регистрации в Роспатенте) либо письменное подтверждение правообладателя о предоставлении разрешения на использование его товарного знака. 

Как лицензионный договор, так и письменное согласие могут предусматривать ограничения на использование товарного знака: по сроку, территории, видам, классам МКТУ и т.п.

Согласие на использование товарного знака может быть отозвано правообладателем. Так, в деле по иску ООО «Ферма» к ООО «Центр», ранее руководимыми одним лицом, правообладатель после отзыва согласия требовал взыскать 5 миллионов рублей за использование товарного знака в течение 2 месяцев с момента отзыва согласия. Суды первой и апелляционной инстанций отказали во взыскании, но Суд по интеллектуальным правам счел требования имеющими основания и вернул дело для детального рассмотрения доводов истца.

Однако не всегда требования правообладателя товарного знака являются правомерными. Например, Общество ограниченной ответственностью «Группа Компаний Демидов» получило требование известного в стране правообладателя – предпринимателя И. множества товарных знаков, в том числе товарного знака «Демидов», Общество использовало свое фирменное наименование уже несколько лет и также имело аналогичный зарегистрированный товарный знак. Между тем, предприниматель И. не смог убедить суд в том, что использует товарный знак в хозяйственной деятельности по спорному классу МКТУ и самое важное, изначально при регистрации товарного знака имел намерение его использовать.

Суды всех инстанций обратили внимание на то, что, несмотря на однородность услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак и фактической деятельности Общества, отсутствует угроза смешения, т.к. деятельность самим предпринимателем не осуществлялась никогда.

Следовательно, кроме формального критерия совпадения фирменного наименования и товарного знака, необходимо установить: 

• Хронологию регистрации фирменного наименования и товарного знака: приоритет имеет зарегистрированное ранее.
• Идентичность деятельности организации и правообладателя товарного знака и их совпадение по классам МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак.
• Наличие фактических намерений на осуществление такой деятельности на момент регистрации товарного знака (последующее прекращение деятельности учитывается судом при определении компенсации нарушений, но не освободит нарушителя от ответственности), в ином случае суд может признать такую регистрацию злоупотреблением правом.

При регистрации юридического лица рекомендуем убедиться в уникальности фирменного наименования, в том числе отсутствия нарушений прав на аналогичные фирменные наименования уже зарегистрированных лиц, также прав на товарные знаки, тождественные или сходные до степени смешения.