Товарный знак в названии фирмы: что, если он чужой?
14 мар 2024
Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. Аналогично исключительное право на товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, также принадлежит его правообладателю, то есть лицу, на имя которого он зарегистрирован.
Вопрос соотношения прав на товарный знак и фирменное наименование в случае их совпадения формально урегулирован в законе только для случая использования товарного знака правообладателем в своем фирменном наименовании. При этом конфликтные ситуации в бизнесе возникают в случае, когда в фирменном наименовании компании используется чужой товарный знак.
Ответственность за незаконное использование чужого товарного знака установлена гражданским, административным и уголовным законодательством.
Гражданская ответственность
возмещение убытков или выплата компенсации по выбору пострадавшего в размере до 5 миллионов рублей или в двукратном размере стоимости права или товара, на котором размещен товарный знак. При этом данные санкции в ближайшее время будут скорректированы на случай нескольких правообладателей, чьи права были нарушены использованием сходного обозначения – мы писали об этом.
Дополнительно:
изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя этикеток, упаковок товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак;
удаление товарного знака с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.
Административная ответственность за незаконное использование товарного знака влечет штраф до 200 тысяч рублей.
Уголовная ответственность наступает за неоднократное нарушение или в случае причинения крупного ущерба – здесь наказание может достигать 2 лет лишения свободы.
Также правообладатель товарного знака при обнаружении использования его в чужом фирменном наименовании вправе требовать переименования самого юридического лица, уничтожения документов с его названием, в том числе бланков, буклетов и т.п., а также при использовании товарного знака в доменном имени – блокировки сайта.
Подтверждением законного использования товарного знака является лицензионный договор (подлежит регистрации в Роспатенте) либо письменное подтверждение правообладателя о предоставлении разрешения на использование его товарного знака.
Как лицензионный договор, так и письменное согласие могут предусматривать ограничения на использование товарного знака: по сроку, территории, видам, классам МКТУ и т.п.
Согласие на использование товарного знака может быть отозвано правообладателем. Так, в деле по иску ООО «Ферма» к ООО «Центр», ранее руководимыми одним лицом, правообладатель после отзыва согласия требовал взыскать 5 миллионов рублей за использование товарного знака в течение 2 месяцев с момента отзыва согласия. Суды первой и апелляционной инстанций отказали во взыскании, но Суд по интеллектуальным правам счел требования имеющими основания и вернул дело для детального рассмотрения доводов истца.
Однако не всегда требования правообладателя товарного знака являются правомерными. Например, Общество ограниченной ответственностью «Группа Компаний Демидов» получило требование известного в стране правообладателя – предпринимателя И. множества товарных знаков, в том числе товарного знака «Демидов», Общество использовало свое фирменное наименование уже несколько лет и также имело аналогичный зарегистрированный товарный знак. Между тем, предприниматель И. не смог убедить суд в том, что использует товарный знак в хозяйственной деятельности по спорному классу МКТУ и самое важное, изначально при регистрации товарного знака имел намерение его использовать.
Суды всех инстанций обратили внимание на то, что, несмотря на однородность услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак и фактической деятельности Общества, отсутствует угроза смешения, т.к. деятельность самим предпринимателем не осуществлялась никогда.
Следовательно, кроме формального критерия совпадения фирменного наименования и товарного знака, необходимо установить:
Хронологию регистрации фирменного наименования и товарного знака: приоритет имеет зарегистрированное ранее.
Идентичность деятельности организации и правообладателя товарного знака и их совпадение по классам МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак.
Наличие фактических намерений на осуществление такой деятельности на момент регистрации товарного знака (последующее прекращение деятельности учитывается судом при определении компенсации нарушений, но не освободит нарушителя от ответственности), в ином случае суд может признать такую регистрацию злоупотреблением правом.
При регистрации юридического лица рекомендуем убедиться в уникальности фирменного наименования, в том числе отсутствия нарушений прав на аналогичные фирменные наименования уже зарегистрированных лиц, также прав на товарные знаки, тождественные или сходные до степени смешения.
Нашу рассылку читают собственники бизнеса, их финансисты, бухгалтеры и юристы. Без спама: в нее включается юридическая аналитика, наша практика, руководства и дайджесты