Аналитика

3 важных шага. Разрабатываем механизм защиты прав на товарный знак

13 Июн 2019

divorce-3311829_960_720.pngВедя бизнес, и, желая сделать свои товары более индивидуальными и продвинуть свой бренд, организации и предприниматели регистрируют товарные знаки. Для этого они получают соответствующие свидетельства в Роспатенте. Но бывает, что товарный знак становится узнаваемым и недобросовестные граждане и юридические лица, не являющиеся его владельцами, наносят его на свои товары, чтобы привлечь больше покупателей и воспользоваться репутацией правообладателя. Поговорим подробнее о том, как взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака. 

 1) В каком размере можно требовать компенсацию за нарушение прав на товарный знак? 

 Согласно п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

 - в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

 - в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

 2) Каков порядок действий при обнаружении нарушения ваших прав на товарный знак? 

 - Фиксируем факт незаконного использования товарного знака. 

 По требованию о защите права на товарный знак в суде необходимо будет доказать факт нарушения прав правообладателя путем использования товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения (см. Определение Верховного Суда РФ от 08.12.2015 N 304-ЭС15-15452 по делу N А46-12405/2014). Самый распространенный способ доказать использование – провести контрольную закупку контрафактного товара. При этом у продавца необходимо взять кассовый и товарный чек. Для того, чтобы подтвердить приобретение товара в конкретной точке, необходимо также провести фото- и видеофиксацию процесса контрольной закупки. Все собранные на данном этапе доказательства будут впоследствии приложены к исковому заявлению, в том числе носитель с записанным видеофайлом момента закупки, а также сам контрафактный товар (см. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 февраля 2019 года № А08-6253/2016, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06 марта 2019 года № А09-1584/2018). От правильности выполнения этих действий будет зависеть успех в суде. 

 - Составляем претензию и направляем ее нарушителю исключительного права на товарный знак. 

 Данное требование является относительно новым в отечественном законодательстве. Оно предусмотрено пунктом 5.1 ст. 1252 Гражданского кодекса. В претензии необходимо указать на охраняемый товарный знак, потребовать прекращения нарушения исключительных прав на товарный знак и уплаты компенсации за такое нарушение. В следующие 30 дней у продавца контрафакта есть возможность удовлетворить ваши требования в добровольном порядке. Только по истечении указанного срока, в случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения ответа на нее, правообладатель имеет право обратиться в суд. Необходимо отметить, что каких-либо требований к форме и содержанию претензии не установлено, поэтому в ней не обязательно указывать размер требуемой компенсации (см. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2019 N 09АП-5303/2019-ГК по делу N А40-184517/18). 

 - Обращаемся в суд с исковым заявлением. 

 Это важнейший этап. На нем важно грамотно составить исковое заявление, потому что суд не имеет права выйти за пределы заявленных вами требований. Поэтому, помимо компенсации за незаконное использование товарного знака, необходимо требовать прекращения его незаконного использования с указанием перечня товаров и уничтожения ответчиком экземпляров товаров, которые такой товарный знак содержат (см. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2018 N С01-994/2017 по делу N А56-73772/2016). Кроме того, истец обязан самостоятельно избрать способ определения размера компенсации на основании п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ, иначе суд может отказать в удовлетворении заявленных требований (см. Постановление ФАС Московского округа от 13.08.2012 по делу N А41-26062/11). 

 Отдельно хотелось бы обратить внимание на п. 43.4 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009. Согласно ему, если правообладатель заявил требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из рыночной цены, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения. 

 3) Как «застолбить» лицензионные платежи? 

 По закону, такие договоры подлежат государственной регистрации. Для того чтобы сразу гарантировать достойный размер компенсации, вскоре после регистрации товарного знака лучше заключить договор на предоставление права на использование товарного знака. Лицензионные платежи в нем должны соответствовать тому размеру, который вы хотите впоследствии взыскать с нарушителей права на ваш товарный знак. 

 Подведем итоги: 

 Таким образом, для того, чтобы добиться получения компенсации от нарушителя прав на товарный знак, необходимо: 

 1) зафиксировать факт нарушения прав на товарный знак; 

 2) выбрать наиболее выгодный способ расчета компенсации, предусмотренный законом; 

3) направить нарушителю претензию; 

4) подготовить исковое заявление в суд с учетом особенностей, выработанных судебной практикой; 

 5) заранее определить размер лицензионных платежей.

Изменение налоговым органом квалификации сделок налогоплательщика и его последствия
06 Июня 2019
10.00 (МСК)

Бесплатный вебинар

Четыре факта о премиях.
И лучше их не игнорировать
Как выплатить премию правильно?
Читать полностью
Проблемы и вопросы оспаривания неравноценных сделок
  • Что такое неравноценная сделка?
  • Как не попасть в "период подозрительности"?
  • Чем неравноценная сделка отличается от рыночной?
Заявка на бесплатную консультацию
Подписаться на рассылку по e-mail