Отсутствие регистрации лицензионного договора на товарный знак в Роспатенте

Распоряжение исключительным правом на некоторые объекты интеллектуальной собственности, (включая товарный знак), подлежит государственной регистрации. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляют обязанность регистрации в случаях, когда сам объект подлежит государственной регистрации.

При этом регистрируется не сам текст договора, а факт предоставления (перехода) права на использование товарного знака. Распоряжение исключительным правом фиксируется в реестре Роспатента.

При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся (для третьих лиц). В общем порядке обязательственные отношения возникают независимо от государственной регистрации, поэтому стороны договора не могут недобросовестно ссылаться на отсутствие регистрации лицензионного договора на товарный знак, если договор фактически исполняется.

Так, в одном из дел предприниматель утверждал, что договор о передаче ему комплекса исключительных прав, в том числе права на товарный знак, не зарегистрирован, и подал иск о признании лицензионного договора недействительным из-за отсутствия регистрации. Однако суд отметил, что решающим признаётся не факт государственной регистрации, а реальная воля сторон заключить и исполнять договор. При толковании договора суд учитывает буквальное значение условий и, при необходимости, истинную общую волю сторон с учётом переговоров, переписки, сложившейся практики и последующего поведения.

В рассматриваемом деле отсутствие регистрации лицензионного договора на товарный знак не повлияло на права третьих лиц, а обязательственные отношения между сторонами возникли с момента согласования всех существенных условий. Более того, есть доказательства передачи исключительных прав: акт приёма передачи комплекса исключительных прав и положения договора, где указаны переданные права (товарный знак, ноу хау, фирменный стиль и т. п.). Поэтому в иске предпринимателю было отказано.

Таким образом, регистрация лицензионного договора, равно как и договора коммерческой концессии (его еще называют договором «франшизы») в Роспатенте сама по себе не порождает права между сторонами (право возникает с момента заключения договора), но обеспечивает публичность сведений и влияет на их противопоставимость третьим лицам.

Реестр выполняет функцию публичного учёта: отсутствие записи осложняет доказательство полномочий лицензиата перед третьими лицами (кредиторами, покупателями, контрагентами), увеличивает риск оспаривания прав.

Вам необходима первичная консультация?

Решения арбитражных судов и определения Верховного суда Российской Федерации показывают два устойчивых момента:

1. между сторонами договор действует и порождает обязательства с момента заключения и фактического исполнения, даже при отсутствии регистрации; 
2. Для третьих лиц незарегистрированное предоставление права считается несостоявшимся — т.е. регистрация нужна для придания праву публичности. 

Основные практические последствия отсутствия регистрации для сторон договора

Для лицензиата:

• Снижение защитной силы договора в отношениях с третьими лицами, которые могут ссылаться на отсутствие информации в реестре Роспатента.

Так, например, в одном из дел лицензиат узнал о том, что третье лицо неправомерно использовало товарный знак, и обратился в суд с иском к ответчику о взыскании компенсации. Однако взыскать компенсацию за весь период незаконного использования истцу не удалось – суд отклонил доводы истца о том, что предыдущий правообладатель передал также и факультативные права в отношении товарного знака, в данном случае право на получение компенсации. Выводы суда основаны на том, что предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся с момента государственной регистрации предоставления права. В связи с чем право на взыскание компенсации возникло у истца именно с даты регистрации договора в Роспатенте, в требованиях за более ранний период было отказано.

• Усложнение доказывания права на оборот товаров, маркированных знаком, в спорах с правообладателем и третьими лицами.

Для правообладателя:

• Отсутствие публичной огласки передачи прав может привести к конфликтам с контрагентами, к претензиям по неиспользованию и к подозрениям в злоупотреблении правом, если обсуждаемые права используются «серийно» для исковой активности.

Показательный пример из судебной практики: В деле о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака ответчик утверждал, что истец сам не пользуется товарным знаком, а передал право его использования третьему лицу по лицензионному договору. Суд отметил, что использование товарного знака лицензиатом, а не самим правообладателем является законным (это один из правомерных способов использования товарного знака). Однако при оценке наличия злоупотребления правом суд учёл, что истец не представил доказательств фактической реализации лицензиатом товаров, охраняемых товарными знаками истца, или намерения такой реализации при заключении договора (включая подготовительные действия). Отсутствие таких доказательств послужило основанием для вывода о злоупотреблении, и в требованиях истцу было отказано – т.е. компенсацию правообладателю взыскать не удалось. Судом был сделан вывод, что товарный знак был приобретен не с целью его реального использования, а для предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота.

• С точки зрения защиты прав, регистрация обеспечивает контроль над объёмом прав и возможностью быстрее защищать интересы в спорах.

Для третьих лиц (покупателей, кредиторов): 

• Реестр служит надёжным источником публичной информации; при отсутствии записи третьи лица вынуждены полагаться на другие доказательства и несут риск ошибочной оценки правового статуса.

Рекомендации:

• Регистрация — обязательная практика для сделок значимого объёма и для сделок, где требуется публичность. Регистрация даёт наиболее надёжную защиту лицензиату и делает сделку явной для кредиторов/контрагентов.

• Включать в договоры чёткие положения об объёме прав, правах на сублицензирование, порядке контроля качества, конкретной территории и порядке расчёта вознаграждения. Это уменьшает риск отказа при регистрации и претензий о «скрытом отчуждении».

• Документировать фактическое использование (счета, накладные, рекламные материалы, отчёты о продажах). При отсутствии регистрации такие доказательства повышают шансы на положительное решение суда.

• При планируемой сублицензии сначала обеспечить регистрирование базового договора. Роспатент и суды последовательно исходят из того, что производная сделка должна опираться на существующие полномочия.

• Включать в договоры обязательство о регистрации и санкции за её отсутствие/задержку.

Вам необходима первичная консультация?

Судебная практика демонстрирует устойчивую тенденцию – реестр и государственная регистрация лицензионных договоров на товарные знаки имеют решающее практическое значение при защите прав перед третьими лицами. Вместе с тем суды сохраняют гибкость и готовы учитывать совокупность фактических доказательств использования знака лицензиатом; однако такая защита уступает по надёжности формально зарегистрированной сделке. Следовательно, для снижения коммерческих и процессуальных рисков регистрация лицензионных договоров на товарные знаки должна рассматриваться как обязательная превентивная мера.